최근 필자가 (원고, 상고인) 대리한 사건에서 매우 중요한 대법원 판결(대법원 2021후10473, 판결선고 2023. 2. 23.)이 나와서 소개하고자 한다. 본 케이스는 디자인 사건이지만 특허 사건에도 적용될 수 있으므로, 특허로 서술하며 ‘공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌’에 관한 것이다.
[공지예외주장]
발명자라고 하더라도 발명을 특허청에 특허출원일 전에 공개를 했다면, 스스로 공개를 했던 제3자에 의해 공개가 되었던 그 발명은 누구나 이용할 수 있는 공지기술이 된다.
그러나, 특허출원 전 공지가 된 발명이더라도 공지된 날로부터 1년 이내에 특허출원하면서 공지예외주장을 하면 특허출원 심사 시 그 발명을 인용발명으로 삼지 않는다(특허법 제30조). 이를 공지예외주장 제도이다. 자기 발명의 공개로 인해 특허출원이 거부되는 피해를 방지하는 동시에 첨단 연구 결과의 신속한 공개를 유도해서 산업발전에 더 신속하게 대응한다는 것이 이 제도의 취지이다.
[자유실시기술의 항변]
특허발명을 특허권자의 허락없이 무단으로 제3자가 실시하면 특허권의 침해이다. 그러나 피고 실시 발명이 특허출원 전에 공지된 기술과 동일하거나, 그 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다면, 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허권의 침해가 성립되지 않는다는 것으로 이를 자유실시기술의 항변이라고 한다.
피고 실시 발명은 누구의 권리에 속하는 것이 아니라 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 퍼블릭 도메인 영역에 있는 것이기 때문에 굳이 원고(특허권자) 특허발명 침해를 논할 필요가 없다는 것이다. 판례로 인정되고 있다.
[공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌]
공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌
사실관계 : 특허권자인 원고가 특허발명의 출원일 전에 발명(A)을 공개하였으며, 특허출원을 하면서 발명(A)에 대해 공지예외주장을 하였다. 피고는 발명(A) 공개를 보고 발명(A)을 생산하여 판매하였다. 이에 특허권자(원고)가 피고를 상대로 특허권의 침해를 주장하자, 피고는 발명(A)는 특허출원 전에 공개된 공지기술이므로 누구나 실시할 수 있는 자유실시기술의 항변을 하였다.
-> 특허권자가 공지기술인 발염(A)에 대해 공지예외주장하여 특허권을 획득했으므로 발명(A)는 공지기술로 볼 수 없어 피고의 특허권 침해를 인정할 것인가? 공지예외주장은 그 특허출원 발명의 신규성 또는 진보성 판단시 발명(A)를 인용발명으로 삼아 거절할 수 없다는 것이지 발명(A)는 특허출원 전에 공지된 공지발명이므로 자유실시기술의 항변을 인정하여 특허권 침해를 인정하지 않을 것인가? 즉, 공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌 문제이다.
디자인법의 신규성 상실 예외 규정(특허법의 공지예외주장과 대응됨)의 근거가 된 선행디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지와 관련해서, 대법원(대법원 2021후10473)은 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공중의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 하였다.
신규성 상실 예외 규정을 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법이 정한 시기적 절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다고 하였다.
자유실시기술의 항변은 공중의 영역에 있는 발명(공지기술)임에도 불구하고 특허등록된 특허발명에 대한 독점적 권리를 부정하기 위한 법리이므로, 특허권자의 엄격한 요건에 따라 공지예외주장하여 등록받은 특허권이라면 출원 전 특허권자의 의사에 의한 공지발명에 대해 제3자는 자유실시기술의 항변을 할 수 없음이 타당하고, 본 대법원 판결은 이를 확인시켜 준 매우 의미있는 리딩 판례가 될 것이다.
참고로, 본 대법원 사건의 사실관계는 더 복잡하였다. 특허권자의 적극적 권리범위확인심판에서 기각심결되었고, 특허법원에서도 피고의 자유실시디자인 항변을 인정하여 기각되었으며 원고가 상고하였다. 그 후 피고가 원고(디자인권자)를 상대로 등록디자인권 무효심판을 청구하였고 이때 신규상 상실 예외 규정을 적용받아 무효심판 기각되었다. 그 후 2023. 2. 23. 대법원 판결이 선고되었다.
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